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揭开商业秘密保护的面纱——一起侵犯商业秘密案件引发的思考
发布单位:衢州律师协会 http://www.zjqzlsw.com 发布时间:2012/7/2 10:39:42

揭开商业秘密保护的面纱

——一起侵犯商业秘密案件引发的思考

内容摘要:

    本文从一起侵犯商业秘密案件的代理出发,阐述商业秘密保护制度中存在的问题,避免权利人利用制度漏洞,以保护商业秘密的之名,图谋不正当竞争之实。揭开商业秘密保护的面纱,对存在的问题进行理论分析及实务思考,试图修正制度漏洞、构建公平、合理的商业秘密保护制度。

本文分为六大部分,第一部分阐述所代理的商业秘密案件,从公诉机关、辩护人以及审判机关的角度,全面呈现案件真实情况、争议焦点,引出存在于商业秘密认定、管辖、鉴定等方面的制度漏洞;第二部分通过各国相关规定的介绍,明确商业秘密认定的标准;第三部分展现商业秘密保护在管辖方面的瑕疵,导致权利人权利的滥用,由此,建议构建复核程序并适用“不方便法院”的管辖原则;第四部分阐述关于鉴定的相关实务问题,建议明确规定当事人的鉴定参与权、检材提供权、陈述抗辩权,以及审判过程中重新鉴定程序的强制启动权;第五部分介绍侵害商业秘密案件中损失的认定及赔偿金额的计算问题,强调应将间接损失及非物质损失纳入认定及赔偿范围;最后一部分是专门为了救济处于保密状态不公开审理的刑事案件涉案案外人的合法权利,提出适用商业秘密确认不侵权之诉。

关键词:

    商业秘密保护  管辖  鉴定  损失  确认不侵权之诉

   

商业秘密保护是市场经济发展及工业革命的必然产物。伴随着经济全球化和知识经济的主导化,商业秘密作为人类在生产、经营实践中所产生的智力成果,不断被人们知晓、认识、肯定并纳入法律的调整范围、受到国家强制力的保护,其在市场经济中发挥着应有的经济价值,在商业竞争中的地位也不言自明。

早在150年以前,社会主义发现人、共产党的缔造者卡尔·马克思强调:"如果有10%的利润,资本就会保证到处被使用;有20%的利润,资本就能活跃起来;有50%的利润,资本就会铤而走险;为了100%的利润,资本就敢践踏一切人间法律;有300%以上的利润,资本就敢犯任何罪行,甚至去冒绞首的危险。正是商业秘密存在高价值性致使商业秘密侵权案件频发。以美国为例,美国工业安全协议报道1999年美国财富1000家公司因商业秘密泄露遭受450亿美元的损失。而我国,2006年以来浙江省工商系统共查处侵犯商业秘密案件52起,案值1768.71万元,罚没283.96万元,挽回企业经济损失2000余万元。因此,为了打击商业秘密犯罪,维护社会公共利益,最高人民法院和最高人民检察院两次公布实施关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释,进一步加大了知识产权刑事司法保护力度。司法解释中面对商业秘密案件的起刑标准、立案标准等方面做了明确的规定。随着起诉门槛的降低,商业秘密刑事案件的数量呈爆发趋势。其中最令人担忧的便是,市场竞争中专业技术人才流动频繁,90%以上的商业秘密案件都与人才流动相关,而同人才流动有关的商业秘密案件从民事案件转为刑事案件以每年100%的比例上升。由于商业秘密刑事案件不公开审理、具有保密的特殊要求,因此,给企业留有利用商业秘密侵权案件实现阻碍人才的正常流动、打击竞争对手、抢占、垄断市场份额的不正当竞争的目的的空间。

为此,特撰写此文,以代理过的一起侵犯商业秘密刑事案件为例,探究公司如何切实地保护自身的商业秘密,在不公开审理的商业秘密案件中存在哪些实务问题,思考合适的解决方法,从而提出相关的建议——揭开商业秘密保护的面纱,合法、合理地保护公司商业秘密。

.案件情况

(一).检察院指控

A公司将包含本案所涉技术信息在内的现有的以及正在开发的产品信息和资料、产品设计图纸、技术训练内容和培训资料等各类信息、技术资料和成果确定为公司的商业秘密,并通过制定《计算机网络管理规定》、与员工签订《劳动合同》、《保密协议》、《竞业限制协议》等方式对该商业秘密加以保护。

被告人刘某、李某分别于2007年、2008年成为A公司的技术人员,并按规定与A公司签订《劳动合同》、《保密协议》、《竞业限制协议》。两被告在A公司工作期间掌握了生产空心复合绝缘子的工艺流程及相关技术信息。

20094月,B公司成立,并计划生产空心复合绝缘子产品,遂向两被告发出招聘邀请。被告人刘某、李某经商议,分别于20095月和6月先后从A公司辞职。离职前,两被告人分别将空心复合绝缘子生产的作业指导书、设计图纸等生产技术资料用U盘进行备份,并通过A公司原总工程师朱某私自解密后带出A公司。20097月至12月间,两被告人在B公司研制空心复合绝缘子产品的过程中,擅自使用A公司的技术信息。其中,被告人李某参照A公司的设计图纸,利用了A公司“空心复合绝缘子端部密封结构“O”形密封圈按选用的内径尺寸和截面尺寸技术参数”(该技术信息以下简称“O”形密封圈尺寸参数)这一空心复合绝缘子的密封结构制造技术信息,设计了110KV空心复合绝缘子的法兰和与之相配套的“O”形密封圈图纸。同期,被告人刘某、李某共同使用掌握的A公司“空心复合绝缘子在真空整体工艺注射成型时XX管与XX芯模均有一定锥度、且XX管与XX芯模之间有一个配合间隙”(该技术信息以下简称“由锥度且有配合间隙”)这一空心复合绝缘子的注射工艺制造技术,共同完成了220KV空心复合绝缘子产品。

经鉴定:1A公司的上述“O”形密封圈尺寸参数及有锥度且有配合间隙技术信息属于不为公众所知悉的技术信息;2B公司空心复合绝缘子产品中使用的相关技术信息与B公司的上述技术信息实质相同;3、上述两项技术信息的独占许可权价值分别为人民币64.79万元和人民币127.45万元。

因此,两被告人盗窃、使用及违反约定使用了A公司的商业秘密,并给A公司造成了重大损失,其行为已构成商业秘密罪。

(二).辩护人的辩护意见

1.关于“O”密封圈尺寸参数这一秘密点:(1)、公诉人未明确该信息的载体,没有证据证明李某带走此资料;(2)、鉴定意见存在严重缺陷,查新不科学,参数范围太宽泛;(3)、在密封圈同一性的鉴定中,送检材料与鉴定对象不一致;(4)、鉴定人不考虑槽深对密封圈效果的影响,依据密封槽宽相同推断出密封圈截面直径也相同的结论完全违背常理;(5)、李某没有侵权商业秘密的故意,其所设计的110KV的法兰和密封圈没有付诸实施。

2.关于有锥度且有配合间隙这一秘密点:(1)、A公司未明确XX管与XX芯模之间间隙的具体参数,该信息缺乏复制实用条件;(2)、查新机构的检索词不准确,鉴定人没有对使用公开进行评判,有锥度且有配合间隙技术信息为非公知技术信息的鉴定报告不能做定案的依据;(3)、XX芯模有一定锥度是公知常识,有教科书证明;(4)、A公司与B公司的注射工艺环境、方法、手段不具同一性,谈不上侵权;(5)、A公司主张的是XX芯模与XX管之间的间隙,二鉴定人仅依据XX芯模与XX芯模的端面尺寸进行对比,推导不科学。

3.用两个密点的独占许可权价值认定损失没有事实和法律依据。

公诉人无证据证实A公司两个密点的载体及真实存在性;A公司的所谓的两个密点不符合商业秘密特征,不属于商业秘密;两被告人的行为仅违反了保密协议、竞业禁止协议的约定,应当承担民事责任,但不构成刑法意义上的侵犯商业秘密罪;本案所涉的鉴定报告鉴定依据及方法存在明显的错误,因此,不能作为认定事实的依据,应当重新鉴定。综上,公诉人的指控不能成立。

(三).法院认定

本案经南通市中级人民法院指定管辖,由通州区人民法院受理,通过多次不公开庭审理,法庭归纳双方的主要争议焦点:1、关于A公司涉案的两项技术信息是否符合商业秘密的构成特征;2、关于两被告人的行为是否侵犯了A公司的商业秘密;3、关于本案的经济损失。辩护人向法庭举证了教科书、其他公司实际公开使用、生产包含涉案密点的产品事实、公证文书、证明B公司产品比传统技术先进无需使用A公司的两项技术信息等,但法庭均未采用、且回避辩护人提出的重新鉴定的申请。法院依据办案公安委托制作的鉴定报告结合推理分析认定两项技术信息为不为公众所知悉的信息,A公司与公司的技术信息具有同一性,依据公安委托评估的两个密点的独占许可权价值认定A公司的经济损失。因此,被告人刘某、李某盗窃及违法使用、披露他人商业秘密,给商业秘密权利人造成重大损失,其行为均已构成侵犯商业秘密罪,各判处有期徒刑二年六个月并处罚金人民币八万元。

(四).二审及民事诉讼

刘某、李某不服一审判决在法定期间内提出上诉。公司亦知悉一审判决内容,认为其制作工艺、原理方面均与A公司不同,根本就无需使用A公司的所谓商业秘密,在判决书中对其行为的认定不符合事实,为此特针对A公司在网上不当的言论以侵犯商誉罪向衢州市公安报案。受案机关为了明确A公司所发表言论是否属实,特依法调取了上述刑事案件的材料,并委托北京紫图知识产权司法鉴定所(以下简称紫图鉴定所)针对刑事案件办案公安所委托的事项重新进行鉴定。紫图鉴定所所制作的鉴定报告结论与公诉人举证的鉴定报告结论完全相反。因此,作为李某的辩护律师便在二审的举证期间举证了紫图鉴定所的鉴定报告及通过专利文献搜索的欧洲专利文献,以证实1A公司的两项技术信息不属于反不正当竞争法上不为公众所知悉的内容、不具有实用性;2AB两家公司设计的密封槽对应的“O”形密封圈属于不同规格的密封圈;3XX管与XX芯模有锥度且有配合间隙不属于有特色的组合。并且在庭审的过程中,辩护人再次提出要求对本案所涉的两个密点进行重新鉴定。

二审法院经过庭审认为两上诉人及辩护人提出要求重新鉴定,在刑事诉讼程序中,仅能有权机关启动相关的司法鉴定程序,两辩护人所提交的紫图鉴定所鉴定意见书的委托机关为浙江省衢州市开发区公安分局,非本案的侦查机关,其无权就本案的有关事实提起鉴定程序,故该证据不具有合法性,不能作为认定本案相关事实的证据使用,两上诉人及 辩护人在一、二审过程中未提供足以推翻涉案的4015011003号司法鉴定结论相关证据,故要求重新鉴定的请求不予采纳,并维持了一审的判决。

20125月,A公司以两份生效的刑事判决书为证据材料,向B公司提起侵犯商业秘密的民事诉讼,要求赔偿190万余元。

(五).代理小结

为了履行好辩护人的职责,维护当事人的合法权益,确保法律的正确实施,将近10月的时间奔波于江苏、湖南、上海、北京,就空心绝缘子产品的设计、制造工艺、原理等向业内专家进行学习和研讨,到涉案、同类单位进行实地考察、调查取证,与侦查人员、检察官、法官就案件的事实及法律的适用问题进行沟通和探讨。现刑事案件已经审结,两位年轻高学历人才被认定其行为构成犯罪,并为此付出惨痛的代价。作为一名辩护人,因代理立场、思维模式、办案的角度问题,对案件的结果颇为意外,对自己的努力感到失望、难过;但是作为一名法律人,尊重法庭的审理、判决。回想案件代理的每次庭审、每个细节,客观的认为不公开审理的商业秘密案件,在商业秘密认定、案件管辖、鉴定程序以及损害认定上存有不当之处。令人后怕的是这些不当之处完全有可能被某些企业所利用,通过司法途径,借助地方保护主义的便利,致使被告人或案外第三人(新用人单位)无法进行有效抗辩,以商业秘密保护的名义实现打击竞争对手,抢占市场份额的不正当竞争目的。为此有必要揭开商业秘密保护的面纱,正确认识商业秘密,发现并修正制度上的漏洞,以确保法律被正确、有效的实施。

.商业秘密的来源及概念

(一).国际上商业秘密的发展历史

人类早期活动就有保护一般秘密的规定,如公元前18世纪《汉穆拉比法典》中规定:窥探他人秘密者,要挖其眼。而中国古代民间谚语中诸如“传男不传女”等也是一种保护秘密的手段。随着工业革命和商品经济的发展,商业秘密才作为法律专门保护的对象。首例商业秘密侵权案在1817年英国发生。1820年,英国衡平法院准许了一项使用和泄露商业秘密的禁令,美国在1837年审理案件时继受了英国的商业秘密保护的法律制度。商业秘密作为一个法律术语是源于1847年英国Newbery V. James案的一个商业秘密判例。自20世纪初以来,商业实体纷纷将注意力转向研发技术、工业以及经营信息以便在激烈的市场竞争中获得优势,商业秘密逐渐成为企业最有价值的资产之一,因此,商业秘密法的重要性也日益显现,判例也随之增多,在明显的需求下,英美法系国家逐步制定了统一的商业秘密法规。相形之下,大陆法系国家商业秘密保护发展相对滞后,最先以德国为代表。由此可见,各国对商业秘密属于一种重要的社会财富基本达成共识,对商业秘密保护的法律观念从无到有的发展,有道德层面上升到法律层面,是法律制度的进步,也是历史的必然。

(二).我国商业秘密的发展历史

我国古代没有保护商业秘密的法律,国民政府分别在19281935年颁布的《中华民国刑法》中保护“工商秘密”的规定至今仍然用于商业秘密的保护。新中国成立后直到20世纪70年代末期改革开放才逐渐开始商业秘密的法律保护,但形式还是主要局限于民商法和行政法。例如我国最早在1985年国务院颁布的《技术引进合同管理条例》中第一次提出了“专有技术”这一概念。当时正处于计划经济体制仍占主导地位,以致1986年的《民法通则》也未将商业秘密纳入调整范围。直到1987年发布的《技术合同法》及其《实施条例》对技术秘密开始提出了保护。1988年颁布的《中华人民共和国保守国家秘密法》规定,科学技术中的秘密事项,属于国家秘密的组成部分,受该法的保护。我国首次使用“商业秘密”这一法律术语是在1991年《民事诉讼法》中。

根据1992117日在美国华盛顿签订的《中华人民共和国政府与美利坚合众国政府关于保护知识产权的谅解备忘录》的规定,中国政府将制止他人未经商业秘密所有人同意的违反诚实商业管理的披露与获取行为,或商业秘密使用行为,使用内容包括第三方在知道或理应知道其获得这种信息的过程中通过此种行为获得、使用或披露的商业秘密。根据该备忘录的规定,中国政府的主管部门承担在规定期限内向立法机关提交有关议案并使之通过的义务。正是出于这种承诺,199392日出台了《反不正当竞争法》,承认商业秘密是一种知识产权并对其实施法律保护。为了约束公司董事、监事、高级管理人员履行对公司的忠实职责,在《公司法》中还规定了保密及竞业禁止的法定义务。在97刑法修订之前,尽管可以依据相关法律条文对侵犯商业秘密行为予以惩处,但应该看到,对侵犯商业秘密情节严重的行为以盗窃罪、贪污罪、泄露国家秘密罪、受贿罪、行贿罪论处,毕竟是一种权宜之计,不利于打击日益严重的侵犯商业秘密的犯罪活动。对于商业秘密仅仅用行政、民事和经济的手段进行保护是一种不完全的保护,只有借助刑法的强大威慑力,发挥刑法的经济职能才能对商业秘密进行实质有力的保护。为此在1997年刑法修订时,侵犯商业秘密罪应运而生,确立了侵犯商业秘密罪独立的罪名。之后,1999年《合同法》第43条规定:当事人在订立合同过程中知悉的商业秘密,无论合同是否成立,不得泄露或者不正当地使用;泄露或者不正当地使用该商业秘密给对方造成损失的,应当承担损害赔偿责任。2007年的《劳动合同法》还规定了用人单位可以与劳动者可以在劳动合同中约定保守用人单位的商业秘密和与知识产权相关的保密事项。使我国商业秘密法律保护体系更臻完备。

(三).商业秘密的概念及特征

目前,各国对商业秘密的范围和构成要件还存在不同的理解,对于什么是商业秘密,各国以及国际组织尚未取得统一的认识。

1.美国法对商业秘密的界定

1939年美国法律协会制定的《侵权行为法第一次重述》,对商业秘密做了如下界定:商业秘密是指商业活动中使用的各种配方、图案、设计和资料索引。商业秘密可以是一种化学配方;制造、处理或保存的经营物料的方法;机械的模型或客户名单。商业秘密权利人与不知道或不使用该商业秘密的竞争对手相比,处于有利地位。1979年美国统一州法律委员会制定的《统一商业秘密法》,对商业秘密做了如下界定:商业秘密是包括配方、模型、产品、计划、设计、方法、技术和工艺在内的特定信息。其不为公众所周知,无法由他人通过正当方法轻易获得,具有实际或潜在的独立经济价值;在特定的情势下,已尽力并合理地维持了秘密性。1995年美国法律协议制定的《不公平竞争法第三次重述》,对商业秘密做了如下界定:商业秘密是指能够运用于商业或者其他企业经营之中的任何信息,该信息具有足够的价值和秘密性,能给予其对其他人的实际的或者潜在的经济优势。

2.德国法对商业秘密的界定

德国对商业秘密保护的法律规定,主要体现在德国1896年通过并经过多次修订的《反不正当竞争法》,但该法未对商业秘密设定定义性规范。德国联邦法院的司法实践对商业秘密做了如下界定:商业秘密是指权利人有保密意思,具有正当的经济利益的与经营有关未公开的信息。

3.日本法对商业秘密的界定

1990年日本修订后的《不正当竞争防止法》对商业秘密做了如下界定:商业秘密是指拥有制造或者销售方式之类的,在商业上具有实用性、被作为秘密进行保守,不为一般公众所知悉的技术信息与经营信息。

4.我国台湾地区对商业秘密的界定

1996年我国台湾地区制定的《经营秘密法》,对商业秘密做了如下界定:商业秘密是指方法、技术、制程、配方、程序设计或其他可用于生产、销售或经营的资讯,应符合下列要件的,第一,非一般设计该类资讯之人所知者;第二,因其秘密性而具有实际或潜在之经济价值者;第三,所有人已采取合理的保密措施。

5.我国对商业秘密的界定

1993年的《中华人民共和国反不正当竞争法》四十条第三款将商业秘密界定为:商业秘密是指不为公众所知悉、能为权利人带来利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息与经营信息。不为公众所知悉是指该信息是不能从公开渠道直接获取的。能为权利人带来经济利益、具有实用性,是指该信息具有确定的可应用性,能为权利人带来现实的或者潜在的经济利益或者竞争优势。权利人采取保密措施,包括订立保密协议,建立保密制度及采取其他合理的保密措施。

1995123日修订的《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》的第二条第五款规定:本规定所称技术信息与经营信息,包括设计、程序、产品配方、制作工艺、制作方法、管理诀窍、客户名单、货源情报、产销情报、产销策略、招标中标中的标底及标书内容等信息。

199772日国家经贸委办公厅发出《关于加强国有企业商业秘密保护工作的通知》第一条规定:商业秘密主要指制作方法、技术、工艺、配方、数据、程序、设计、客户名单、资源情报、招投标文件以及其他技术信息和经营信息。

6.Trips协定的规定

Trips协定第三十九条将商业秘密界定为:未披露过的信息。并指出该种信息要符合下列单个条件:

1)、在一定意义上,其属于秘密,就是说,该信息作为整体或作为其中内容的确切组合,并非通常从事有关该信息工作之领域的人们所普遍了解或容易获得的;

2)、因其属于秘密而具有商业价值;

3)、合法控制该信息之人,为保密已经根据有关情况采取了合理措施。

由此可见,虽然各国、地区、国际条约对商业秘密的内涵及外延的规定不尽相同,但从各种规定的内容上来看,商业秘密至少应当具备秘密性、价值性、实用性以及保密性,这四大特征。结合上述对刑事案件中A公司两技术信息的描述以及辩护人的抗辩理由,可见,两密点已经在实践使用中被广泛公开且已为空心复合绝缘子行业内的普通技术人员所知晓、了解,其秘密性的特征已经不存在;本案中的所谓密点的技术特征、表征在同类、同型号的空心复合绝缘子产品中均已体现,因此,两技术信息对构成商业秘密的价值性及实用性特征(具有竞争优势)根本不存在;此外,公诉机关至始至终未能提供两技术信息的载体,不能以A公司对其公司的资料信息采取了保密措施,就视同对“是否存在”的所谓“商业秘密”采取了保密措施,因此,本案中所涉的两技术信息的秘密性并没有证据证实。

.商业秘密案件管辖

本文所涉案件是一起因员工离职所引发的原用人单位追究跳槽员工,侵犯商业秘密的刑事案件,原用人单位在刑事案件审判生效后,就依据刑事判决书对刘某、李某案发时的用人单位提起民事诉讼。因此,案件中的管辖问题就不仅局限到商业秘密刑事案件还涉及民事案件的管辖事宜。

(一).刑事案件的管辖

1.立案管辖标准

依据我国现行的法律体系的规定,对商业秘密的保护可采取刑事途径、民事途径以及行政途径。其中对于侵权人是应该接受依据《反不正当竞争法》的规定由监督检查部门责令停止违法行为、根据情节处以一万元以上二十万以下的罚款,还是依据《刑法》219条的规定追究行为人的刑事责任,其判断依据为最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定。若侵权人给商业秘密权利人造成直接经济损失数额在50万元以上的或致使权利人破产、造成其他严重后果的,则应当立案侦查,追究其刑事责任。

依据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》11条、12条的规定:人民法院作为经济纠纷受理的案件,经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的,应当裁定驳回起诉,将有关材料移送公安机关或检察机关;人民法院已立案审理的经济纠纷案件,公安机关或检察机关认为有经济犯罪嫌疑,并说明理由附有关材料函告受理该案的人民法院的,有关人民法院应当认真审查。经过审查,认为确有经济犯罪嫌疑的,应当将案件移送公安机关或检察机关,并书面通知当事人,退还案件受理费;如认为确属经济纠纷案件的,应当依法继续审理,并将结果函告有关公安机关或检察机关。该规定解决了在侵犯商业秘密案件的当事人即使对侵权行为是否构成犯罪进行了错误的判断时,也可通过司法救济过程中,司法、公安机关的再判断、矫正,来保证法律的正确实施。

2.级别管辖

依据《刑事诉讼法》1920条的规定基层人民法院管辖第一审普通刑事案件,但是依照本法由上级人民法院管辖的除外;中级人民法院管辖反革命案件、危害国家安全案件、可能判处无期徒刑、死刑的普通刑事案件、外国人犯罪的刑事案件。而我国《刑法》219条规定,给商业秘密的权利人造成重大损失的,处3年以下有其徒刑或拘役,并处或单处罚金,造成特别特别严重后果的,处3年以下7年以上有其徒刑,并处罚金。由此可见,除了侵权行为人为外国人的情况下,侵犯商业秘密一审刑事案件一般均由基层人民法院管辖。

3.地域管辖

依据《刑事诉讼法》24条的规定刑事案件由犯罪地人民法院管辖,若由被告居住地的人民法院审判更为适宜的,可以由被告人居住地的人民法院管辖。这里所说的犯罪地,包括犯罪预备地、犯罪行为实施地、犯罪结果发生地和销赃地。之所以确立以犯罪地法院管辖为主的原则,主要是因为犯罪地是犯罪证据最多的地方便于人民法院就地调查、证实证据、就近传唤和通知证人、被害人参与诉讼,同时也便于关心该案件的人民群众能够及时有效地得到教育。但是,将这一标准运用于现实的侵犯商业秘密案件,权利人往往会通过将犯罪结果地即原告所在地作为犯罪地,结果便是极大地便利了权利人,对外地的被告人造成不便。若原告在当时是知名企业,出于对当地财政、企业的保护,有的甚至公检法三家“通力合作”,将被告人“就地正法”。

(二).民事案件的管辖

侵犯商业秘密的民事行为中,行为人侵犯他人商业秘密承担的民事责任主要分为违约责任和侵权责任。违约责任是权利人与侵权人签订有协议,或者违反约定侵犯权利人商业秘密时所应承担的责任。侵权责任是指权利人与侵权人没有协议,后者以不法手段侵权权利人商业秘密时所应承担的民事责任。权利人可以选择因侵权行为起诉,也有权选择因违反合同起诉。因此,案件的管辖应当按照当事人选择的诉因来确定

依据《民事诉讼法》2429条规定,因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖;因侵权行为提起的诉讼,由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。在商业秘密案件中,原、被告之间的保密协议的合同履行地往往是权利人所在地。依据最高院《关于贯彻执行〈民法通则〉若干问题的意见》187条解释,侵权行为地的包括侵权行为实施地和侵权结果发生地。所以在民事案件中也会出现与侵犯商业秘密刑事案件中存在的管辖瑕疵,不利于被告方合法权利的保障。

根据2010年《关于印发基层人民法院管辖第一审知识产权民事案件标准的通知》除了北京、部分辽宁、浙江地区的基层法院有权审理诉讼标的额在500万元以下的案件,其他省份的个别基层法院仅有权审理300万、200万、100万、50万、5万以下的一审知识产权案件。例如本文所涉的民事案件一审管辖法院即为南通市中级人民法院,因为通州区人民法院仅能受理诉讼标的额在100万元以下的第一审一般知识产权民事案件。由此可见,大部分地区的民事一审知识产权案件仍然由中级人民法院审理

(三).思考和建议

1.构建商业秘密认定的复核程序

经过上述的分析可见,我国关于商业秘密侵权刑事、民事案件在级别管辖的归口上不一,一方面随着知识产权案件数量上的激增以及法院审判实务经验的增长,在有条件的地方将适当标的额内的民事一审案件管辖下放给基层法院,应当说是符合实际情况的作法;另一方面由于地域管辖方面规定的不明确,权利人一般都不可能“舍近求远”,往往会在自家大门口打官司或寻求司法保护。由此就可能会出现本文所涉案件的情况,刑事案件对商业秘密的认定止步于中级人民法院。结合上述商业秘密概念和特征的表述,可见商业秘密的认定是一个十分具有专业性的问题,而且在明显缺少统一标准、存有大量自由裁量空间的情况下,极度可能会出现之前类似于“驰名商标认定虚假诉讼”的现象。换言之,对于一家市级的知名企业而言,完全可以利用刑事诉讼途径,以保护本地企业发展的旗号,都不用出市轻易就可以取得他想要的所谓商业秘密。这样一来,必然会导致“商业秘密”泛滥,而且各自为政,导致司法资源的浪费。

知识产权不仅是企业的一种财产,同时它也可能成为企业打击同行、排除异己以达到不正当垄断市场的凶器。为此,为了避免步入“驰名商标认定”的后尘,建议关于商业秘密认定必须由高院审核或复核,同时还应给予被告人类似于专利口审模式的抗辩机会,启动类似于死刑复核程序,以确保商业秘密的真实性、准确性。

2.引入“不方便法院”原则

除了对商业秘密的认定加入复核程序以外,为了避免地方保护主义对商业秘密认定案件的干扰,还可以尝试在管辖确定体系中引入“不方便法院”原则。

事实上“不方便法院”理论是国际民事诉讼程序的重要理论之一,同时,它对发生在商业秘密侵权案件管辖同样具有指导意义。“不方便法院”理论是指在诉讼活动中,由于原告可自由选择一地法院而提起诉讼,他就可能选择对自己有利而对被告不利的法院。该法院虽然对案件具有管辖权,但如审理此案将给当事人及司法带来种种不便之处,从而无法保证司法的公正,不能使争议得到迅速有效的解决。此时,如果存在对诉讼同样具有管辖权的可替代法院,则原法院可以自身属于不方便法院为由,依职权或根据被告的请求作为自由裁量而拒绝行使管辖权。

不方便法院理论可以视为对商业秘密侵权案件管辖确定的一个例外,也就是说由法院去做出自由裁量将案件从一个有管辖权的法院移送至另一有管辖权的法院。该理论是解决原告滥诉的有效策略,并且其适用并不违反我国诉讼法中的关联性原则,完全可以作为我国商业秘密侵权案件管辖权确定的一个参考因素,运用于实际案件之中。

四.商业秘密案件鉴定

知识产权司法鉴定,是指鉴定人运用科学技术或者专门知识对诉讼涉及的专门性问题进行鉴别和判断,并提供鉴定意见的活动。具有多年审判经验的程永顺谈到,商业秘密案现在已经形成一个基本的模式:先是接到举报抓获犯罪嫌疑人,之后作商业秘密的相关鉴定,然后依据经营额进行定罪量刑,而最终目的还是要进入民事诉讼程序,最终获得赔偿。近些年大多数商业秘密案件几乎都是这一套路,这就催生了大量的司法鉴定业务。本文所涉的案件的模式正如程法官所述,为了证实两个密点不为公众所知悉;B法兰图纸中关于空心复合绝缘子端部密封结构“O”形密封圈的尺寸要素以及A公司所主张的“O”形密封圈技术要素相同;B公司的图纸所示XX芯模与XX管与A公司主张的“有锥度且有配合间隙”的技术特征实质相同;两个密点的市场独占许可权价值,分别作了三份司法鉴定。

本案的密点涉及空心复合绝缘子行业的知识,而法院的法官不可能对商业秘密所涉的全部知识都知晓、精通,可以准确地做出判断,因此,鉴定程序的启动、参与以及检材的选取就直接影响、决定着鉴定结果。

(一).鉴定的主体

《刑事诉讼法》119条规定,为了查明案情,在需要解决案件中某些专门性问题的时候,应当指派、聘请有专门知识的人进行鉴定。由此可见,为了查明案情的需要,侦查机关、检察机关以及审判机关均有权进行鉴定。

目前在我国,具有鉴定权的机构大致有五类:一是公安机关、安全机关、检察机关、人民法院等国家专门机关内部设置的鉴定机构;二是经司法行政机关批准设置在科研机构、政法院校中的鉴定机构,如司法部司法技术鉴定所、政法院校所属的司法鉴定中心;三是卫生行政部门设立的鉴定机构,如医疗事故鉴定委员会;四是一些医科大学中设立的鉴定机构,如上海医科大学法医学系;五是省级人民政府指定的。由此可见,我国享有鉴定权的主体既多又杂,并且由于鉴定的立法相对滞后,对这些鉴定机构的授权、人才技术设备要求、资信程度考核等都缺乏统一的标准。

在本文所涉案件中,二审法院认为在刑事诉讼程序中,仅能由有权机关启动相关的司法鉴定程序,两上诉人的辩护人在二审过程中,提供了紫图鉴定所的鉴定意见书,该鉴定的委托机关为浙江省衢州市开发区公安分局,非本案的侦查机关,不能作为认定本案相关事实的证据使用。但是衢州市开发区公安分局虽不是侵犯商业秘密案件的侦查机关,但其亦为具有侦查权法定机关,而紫图鉴定所系我国首批具有知识产权鉴定资质的具有鉴定权的机构,同时,从我国现行的法律、法规中并没有禁止性的规定,排除案件承办机关以外的侦查机关所制作的有效鉴定报告,因此,二审法院认定衢州市开发区公安分局不具有鉴定启动是没有法律依据的。

(二).鉴定的参与

我国司法鉴定程序本身不是一种诉讼活动,但在实践过程,一般排除当事人的参与。正是由于当事人的参与权被剥夺,所以造成了对鉴定结论不了解、不认同,也造成了当事人无法在诉讼活动中充分地进行行使质证的权利。而且,我们注意到,在知识产权司法鉴定中,当事人对鉴定结论有异议,很大程度上是鉴定的程序不透明,未能了解鉴定结论的得出过程和标准。可以说鉴定结论的得出几乎是秘密的,被告人或者受害人往往根本就不知道鉴定结论如何得出,甚至出现了鉴定材料鉴定后不知去向的情况,这往往造成当事人对鉴定结论的公正性和准确性产生怀疑,从而导致大量重复鉴定的出现。另外加之,商业秘密案件的特征之一就是秘密性,在缺少权利人的参与的情况下,鉴定人员确实很难全完把握密点内容。例如在本案中,鉴定人员出现将缠绕芯模的端面值等同于绝缘管的端面值这一明显实务性错误,如果当时有被告人参与鉴定,那么这种低级的常识错误不可能会出现在鉴定报告中。因此,为了确保鉴定报告的确定性和公正性,有必要将引入当事人参与鉴定程序,并且从制度上确保其实施。

(三).鉴定的检材

商业秘密的鉴定一般由专家采取抽取方式(即秘密点的选取)。在进行技术鉴定时一般是按照一定的方式选取一定范围的秘密点进行比对,鉴别是否全部相同或者主要、关键、核心技术相同。但专业技术的情况十分复杂,关键、核心技术往往就是在几个甚至一个技术点上,选取秘密点的方式对鉴定结论的准确性至关重要,秘密点的选取方式容易引起争议。不仅对密点的选取上,本案中,鉴定人员出庭接受询问时一再的强调,其所作的鉴定结论仅仅依据公安机关所提供的检材,而未对密点使用的环境、工艺以及现实产品情况进行考察;在制作401鉴定报告时,也仅依据一份查新报告,而且该份对“O”形密封圈尺寸的查新报告竟然未将“O”形密封圈设置为检索词,对运用于模具上的“锥度且有间隙”的密点也未将模具设置为检索词,以至于辩护人所提交的一些与密点相关轻易便能获得的公开文献也未能被搜索到。此外,在二审期间,衢州市开发区公安分局针对原办案机关的鉴定事项向紫图鉴定所再次进行鉴定,将欧洲专利、绝缘子教科书、市场上公开使用的情况作为检材一并提交,紫图鉴定所的鉴定报告就与原鉴定报告结论截然相反。由此可见,检材选取对鉴定结论至关重要,相关的鉴定事项依据不同的检材鉴定结论大相径庭。

为了确保鉴定结论的准确性、鉴定的公正性,建议鉴定的检材切不可单方提供,在检材的选取过程中应当构建、引入当事人参与机制,鉴定前召开听证或协商会议,就专业技术的核心技术和关键点基本达成一致,双方均提交己方的检材,保证鉴定在透明、公证的条件下进行。

(四).构建强制重新鉴定程序

最高人民法院关于印发《人民法院司法鉴定工作暂行规定》的通知14条规定,有下列情形之一需要重新鉴定的,人民法院应当委托上级法院的司法鉴定机构做重新鉴定:一是鉴定人不具备相关鉴定资格的;二是鉴定程序不符合法律规定的;三是鉴定结论与其他证据有矛盾的;四是鉴定材料有虚假、或者原鉴定方法有缺陷;五是鉴定人应当回避没有回避,而对其鉴定结论有持不同意见的;六是同一案件具有多个不同鉴定结论的;七是有证据证明存在影响鉴定人准确鉴定因素的。《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国刑事诉讼法〉若干问题的解释》59条规定:对鉴定结论有疑问的,人民法院可以指派或者聘请有专门知识的人或者鉴定机构,对案件中的某些专门问题进行补充鉴定或者重新鉴定。虽然该规定已经明确在审判商业秘密侵权案件中,当事人在上述特定情况下,对于鉴定结论存有异议的,人民法院应当启动重新鉴定程序。

在现实司法实践中,法院少鲜会援引该规定,启动重新鉴定的程序。在本文所涉的案件审理过程中,被告人及其辩护人对鉴定检材、鉴定程序、鉴定方法均提出诸多不合理、不合法之处,并多次提出重新鉴定的申请,但一审法院回避了该申请,二审法院则认为上诉人所提交的由紫图鉴定所的鉴定意见书不具合法性等,故对重新鉴定的请求不予采纳。

法官在审理案件中,不可能对涉案秘密的全部知识知晓、精通,有足够的能力做出准确的认定。如前所述关于司法鉴定的主体、参与以及检材的选取上,我国的法律对此缺乏明确的规定,存有众多的制度缺陷,使得鉴定报告的真实性、权威性均受到影响,为了令案件的当事人能够认同鉴定报告及其结论,因此,有必要在商业秘密案件中构建强制重新鉴定程序,在下列特定情况下,人民法院必须强制启动重新鉴定的程序,由案件的各方当事人就鉴定事项提供检材,进行重新鉴定:

1、鉴定人不具备相关鉴定资格的;

2、鉴定程序不符合法律规定的;

3、鉴定结论与其他证据有矛盾的;

4、鉴定结论明显依据不足的;

5、鉴定材料有虚假、或者原鉴定方法有缺陷;

6、鉴定人应当回避没有回避,而对其鉴定结论有持不同意见的;

7、同一案件具有多个不同鉴定结论的;

8、有证据证明存在影响鉴定人准确鉴定因素的;

9、经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。

.商业秘密案件重大损失的认定及赔偿金额的计算

(一).损失的范围认定

不论在司法实践中还是在法学理论界,关于商业秘密案件的重大损失认定都众说纷纭,标准模糊、标准不一。大致主要有以下几种:

有学者认为,行为人给权利人造成的损失包括两个方面:一是物质性的损失,如权利人损失数额与侵权人所得数额即侵权人利润等;二是竞争优势的减损,对竞争优势的损害在经济上主要包括三个部分,即开发成本、现实的优势和未来的优势。所谓的开发成本就是权利人为了获得该商业秘密所投入的研发成本,包括诸如时间、人员和资金;而现实的优势指的是基于商业秘密的原因实际降低了生产成本、提高了销售利润以及稳定或扩大供求关系等;未来优势是指权利人预期的那部分利益,即由于侵权行为导致预期优势所产生的经济收益减少,主要体现为商业秘密的新颖性程度、市场竞争的程度、经济价值大小、利用周期的长短、市场前景的预期等

另一种观点认为,权利人的损失应当是指营业损失,以及商业秘密遭受侵害后营业收入的差额,而非商业秘密的价值的减损即不包括商业秘密给其持有人所带来的竞争优势的丧失所造成的损失,以及给其他竞争者(而不仅仅是被告人)所带来的额外收益,也不包括受害人为获得商业秘密而支付或投入的成本。

也有学者支持损失的认定参照《着作权法》中规定的“实际损失”,认为侵犯商业秘密导致被害人所遭受的损失,是指实际损失,即包括直接损失也包括间接损失,直接经济损失可从表面看到,且容易计算如研发成本、商业秘密转让费、保密成本、利润等投入性资金。间接经济损失是指对权利人竞争优势及这种优势所带来的经济利益的损失,一般不能从具体确定

还有一种观点认为,可以引入台湾地区在《营业秘密法》中的规定来认定损失,即被害人的损害可以其使用时依通常情况可得预期的利益,减去被侵害时使用同一营业秘密所得利益的差额。

依据2001年最高人民检察院、公安部出台的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的表述是“给商业秘密权利人造成直接经济损失数额…”,而2004年最高人民法院、最高人民检察院联合发布的《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的表述为“给商业秘密权利人造成损失数额…”。两个司法解释在用词上的差别,由之前的“直接经济损失”变更为“损失”,可见从司法角度上看,已经不仅仅将损失的认定局限于直接损失、也不仅仅局限于经济损失。因此,将侵犯商业秘密所造成的间接损失以及非物质损失并没有排除认定的范围之外。

(二).损失的计算方法

依据《反不正当竞争法》20条的规定,经营者违反本法规定,给被侵害的经营者造成损害的,应当承担损害赔偿责任,被侵害的经营者的损失难以计算的,赔偿额为侵权人在侵权所获得的利润;并应当承担被侵害的经营者因调查该经营者侵害其合法权益的不正当竞争行为所支付的合理费用。

最高人民法院《关于审理不正当竞争民事案件应当法律若干问题的解释》规定,确定反不正当竞争法第10条规定的侵犯商业秘密行为的损害赔偿额,可以参照确定侵犯专利权的损害赔偿额的方法进行。因侵权行为导致商业秘密已为公众所知悉的,应当根据该项商业秘密的商业价值确定损害赔偿额。商业秘密的商业价值根据其研究开发成本、实施该项商业秘密的收益、可得利益、可保持竞争优势的时间等因素确定

《专利法》65条规定,侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权人所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予一万元以上一佰万元以下的赔偿。

由此可见,侵犯商业秘密案件的损害计算方式主要有以下三种:

1、因侵权行为给造成权利人的实际损失,即上述的物质损失及竞争优势的减损。但此种计算方法给原告带来的了很大的举证责任,要一一证实因侵权人违约或违法披露、使用、商业秘密给权利人造成的市场份额的减少以及因此所导致的损失,实属不易。

2、因侵权行为给侵权人所带来的利润收益。而此种计算方式对原告而言更是难上加难,以侵权人的利润收益来确定损失、赔偿额,而所谓的利润,却是一家公司或经营实体的内部信息,是在收益减去成本之后的差价,为此,作为原告又怎能知晓侵权人的内部情况呢?鉴于此,有学者建议及在司法实践也出现过,由侵权人来承担该举证责任,证明利润的存在及大小。但是此举的结果可想而知,作为一个理性人,侵权人又怎可能如实地承担证明责任。因此,该方式立法本意很好,但缺乏实现的操作性。

3、商业秘密本身的价值。这种方式不是在任何情况下均能适用的,只能在当因侵权人的行为导致了该商业秘密完全公开的情况下,方能采用。

4、在一万元以上一百万元以下的范围内,结合案情自由估算损失、赔偿额。基于上述三种计算方法各自存在的弊端,因此,在司法实践中,侵权人为了避免举证的困难(采取该方法,仍需举证,但对证据的要求没有第12种方式高)以及再次披露自身的经营信息,均会利用法律上规定的兜底条款,在一万元以上一百万元以下的范围,结合实际情况估定一个具体金额。但是,若实际损失确实远远大于一百万元的,我相信也没有哪个权利人会为了避免麻烦而放弃应有的权益。

(三).案件中损失的认定

在案件中,A公司以江苏五星资产评估有限公司所制作评估报告确定的两个密点的独占许可权价值来计算损失及赔偿金额的。不可否认,以独占许可权价值来认定尚未完全被披露、公开的商业秘密的价值,不啻为一种好的方法,但是,五星评估公司以现值收益法来评估、测算案件中密点的价值以及法庭仅依据该评估报告认定损失额,确实不妥。

1、该评估报告采用的是收益现值法,所谓收益现值法是指通过估算被评估资产的未来预期收益并折算成现值,借以确定被评估资产价值的一种资产评估方法,这种评估方式在无形资产领域主要适用于以投资为目的的无形资产转让时,因为投资看重的就是未来收益。但是,在刑事案件中,未来收益和造成损失完全属于两不同的概念,由于刘某和李某的行为并未导致A公司未来的收益为零。而只有A公司未来的收益为零,此时收益和损失才一致,现值收益法才适用,否则,造成的损失就是用这个现值收益法评估出来的值和未来实际经营收益之差。因此说,本案中单独用收益现值法来评估损失的法律依据不足。

2、本案中所涉技术信息最终的价值必须依赖产品来实现,而该产品在市场上不是A公司独家生产,实际上至少有10几家,因此用独占许可权来认定损失显然没事实和法律依据。例如,可口可乐公司的配方的商业秘密价值即可采用独占许可权价值进行认定。因为可口可乐饮料的口味在全球是独一无二的,所以如果有人侵害了可口可乐公司的配方商业秘密,则我们认为可以用市场独占许可权来认定。而本案中所涉的A公司的复合绝缘子并非只有其一家,目前市场上一共有十几个厂家,造成损失应该是大家共同的,不应当认定这些损失全部是A公司的,如此认定也显然与事实不符。正确的做法应是总损失乘以A公司在行业内的销售比例来认定。因此用独占许可权来认定损失不妥。

3、本报告中及苏五星评鉴字(2010158报告中都涉及一个结论,原文这样表示“两项非公知技术对制造空心复合绝缘子共同作出了有益的、重要的贡献,具有明显的行业竞争优势和实用价值”,按照这样的逻辑,则别的厂家因为没有上述非公知技术,因此爆管率就高,密封性能就差,产品就无法和A公司的竞争。但实际情况并非如此,据了解,A公司的产品根本没有这方面的竞争优势,鉴定报告缺少实际调查,这样的评估结论不能作为人民法院认定事实的依据。

.确认不侵害商业秘密之诉

本案中,检察院在检控刘某、李某侵犯商业秘密罪的同时一并将B公司的行为进行了指控,但鉴于刘某、李某侵犯商业秘密罪不公开审理以及保密的要求,致使B公司根本无法参与或介入到刑事案件。而作为刘某、李某究竟在B公司工作期间有没有披露过、B公司有没有使用过所谓A公司的商业秘密,是刑事案件审理的核心内容,由此可见,B公司对刑事案件的调查和审理都十分关键和重要。但法庭却至始至终都不接受辩护人的申请,拒绝B公司的加入。因为AB两家公司的工艺环境完全不同,所以B公司至今仍坚持其没有侵犯A公司的商业秘密,为此,为了避免B公司是否侵权的不明确、不稳定状态的持续,以及给予B公司及时、公平的抗辩权利和手段,因此,有必要允许公司在其缺席的刑事案件审判的过程中,提起确认其不侵害A公司商业秘密之诉。

(一).产生背景

美国,确认不侵权之诉通过被指侵权的一方当事人请求法院作出“宣告式判决(Declaratory Judgment)”而形成,而处理此类案件的主要依据是起源于1934年的《联邦宣告式判决法》(Declaratory Judgments of the Federal Law)。其意义在于将潜在的被告从达莫克斯之剑的威胁之下解除出来,作为比禁令诉讼更为温和的预防性救济。

英国,不侵权诉讼可以从1997年英国《专利法案》第70条、1988年《着作权、设计和专利法案》第255条的规定以及工业设计、未注册的工业设计法案中找到法定依据。

德国,确认不侵权之诉属于消极的确认之诉,而消极确认之诉的前身就是德国各邦制定法上的一种被称为“起诉催告程序”制度,该程序最终消解于确认之诉的一般原理之中,其标志是1877年德国民事诉讼法典第156条的规定。

中国,“不侵权诉讼”这一称谓,最早出现在最高人民法院的(2001)民三他字第4号《关于苏州龙宝生物工程公司与苏州郎力福保健品有限公司请求确认不侵犯专利纠纷案的批复》中,这是最高人民法院在专利权纠纷中首次对“不侵权确认诉讼”予以确定。自该批复作出后,各地法院已受理并审结了若干件以“确认不侵权”为案由的知识产权诉讼案件。200841日起适用的《民事案由规定》将“确认不侵权纠纷”定为三级案由。因其在我国产生时间尚短,立法上暂无明确规定,我国民事理论界也没有关于知识产权不侵权诉讼概念的明确系统的规定,其概念仅散见于一些非正式文件中。200310月,最高人民法院在《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定(会议讨论稿)》中62条对“确认不侵权诉讼”做了如下阐述:正在或者准备制造某种产品或者使用某种方法的人,请求专利权人确认其行为不构成或者不会构成专利权的侵犯。专利权人或者其利害关系人向他人发出侵犯专利权警告的,被警告人可以向人民法院起诉,请求确认不侵犯专利权。与此不同的是,最高人民法院“民事案件案由规定”课题小组,将不侵权确认诉讼定义为“利益受到特定知识产权影响的行为人,以该知识产权人为被告提起的,请求确认其行为不侵犯该知识产权的诉讼”

由此可见,不论是英美法系还是大陆法系国家都有不侵权确认之诉的历史。在我国,确认不侵害商业秘密之诉并未列入《民事案由规定》,其中仅规定了专利、着作权以及商标的确认不侵权纠纷的案由,但确认不侵害商业秘密之诉立案并非没有法律依据,仍可以通过上一级的案由——确认不侵害知识产权纠纷来主张权利。

(二).法理依据及特征

确认不侵害商业秘密之诉是指受到来自特定商业秘密权利人侵权威胁的行为人,以该商业秘密权利人为被告提起的,请求确认其有关行为不侵犯该商业秘密的诉讼。

确认不侵害商业秘密之诉案件有其存在的现实意义和法理依据。首先此类案件可以防止商业秘密权利人的滥诉行为,杜绝权利人的权利滥用,促使权利人正当、合理地行使权利。其次,可以使被控侵权人的知识产权得以稳固,特别是对于商业秘密来说,因其不为公众所知悉,更容易使公众对被控侵权人的技术权属产生动摇。消除被控侵权人知识产权的不稳定状态,以利于企业更好的投入生产经营,是此类案件存在的最重要原因。最后,此类案件有利于节约行政、司法资源,避免因权利人滥用权利而导致大量行政、司法资源的浪费,从而使各种利益尽快得以平衡。

确认不侵权的案件属于知识产权领域内的新型诉讼案件,确认不侵害商业秘密之诉与其他传统的民事案件相比较具有以下特征:

1、原、被告当事人角色颠倒。在该类诉讼争议的事实虽然还是以商业秘密权利是否被侵犯为核心,但是在诉讼过程中,提起诉讼的原告是收到侵权警告或疑似侵害商业秘密的行为人,而被告却是商业秘密的权利人;而传统的侵权案件的原告总是商业秘密的权利人,被告是被控侵权人。因此,确认不侵权之诉的原、被告角色正好与传统的知识产权侵权之诉相反。

2、诉请以否定性法律关系的确认为主,并不具有任何给付内容。经过审理,若侵权成立,则法院会驳回原告的诉请,若侵权不成立,则法院会支持原告的诉请,判定原告的行为不构成对被告的侵权;并且该案件的审理及判决内容均不涉及给付内容,不具有可执行性。

3、诉的依据不同。侵权之诉中的原告通常以实体法中明确规定的具体权利为依据提出诉讼请求,以实体法中权利人的身份居于原告的地位;而确认不侵权之诉的原告并没有实体法上的权利可供保护,不可能请求人民法院保护期实体法上的权利,但在纠纷中又确实存在着诉的利益,只能以实体法中义务人的身份提起诉讼,而居于原告的地位。

4、诉讼费承担者不同。在确认不侵害商业秘密之诉的司法实践中,出现过终审法院判决一、二审诉讼费用均由主动提起确认不侵权诉讼并且获得法律支持的原告承担;而且,在理论界也基本赞同应当由得到支持的确认不侵权的原告承担诉讼费用。决定由胜诉的原告负担诉讼费用,不失为防止利害关系人滥用该项制度的一个可行办法和有益探索。同时在确认不侵害商业秘密之诉中,虽然权利人的行为给利害关系人带来了潜在的威胁和不安,但其终究并没有主动实施任何加害利害关系人合法权利的行为。因此,在人民法院支持了利害关系人确认不侵权之诉的诉讼请求后,其从事的投资和经营安全得到维护,双方之间的法律关系得到明确。按照保护创新和公平合理的原则,则可在诉讼费用交纳标准范围内,确定一个较低的数额由利害关系人负担。这样也避免了知识产权权利人不必要费用的支出,在一定程度上保障了权利人的合法权益。

(三).受理条件

依据《民事诉讼法》108条的规定,民事诉讼案件的受理条件为原告是与本案有直接利害关系的公民、法人或其他组织;有明确的被告;有具体的诉讼请求和理由;属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。上述受理条件中,仅有“与本案有直接利害关系”认定缺少明确标准,其他部分均能进行操作判断。目前我国法院对“与本案有直接利害关系”细化了一下条件:1、权利人发出了侵权警告函,而警告函接收者认为自己的行为不构成侵权;2、在合理期限内,权利人未向人民法院起诉,亦未向行政管理部门申请处理,且不正当理由。由此可见,本案A公司并没有向B公司发出侵权警告函,因此,并不符合“与本案有直接利害关系”的条件。

但是,从上述确认不侵权之诉的产生、原理以及法理依据上来看,该制度的构建是为了防止权利人权利滥用、平衡社会公共利益以及避免侵权状态不明确。本案中,A公司作为商业秘密的权利人及受害人,已经通过向公安机关报案,由检察院向刘某、李某追究刑事责任,但B公司作为刘某、李某的新用人单位,亦已一并在刑事案件中被认定相关的侵权行为,因此,一旦公诉机关提起公诉,就不仅仅是对公司的行为进行警告,而是更进一步的指控认定。因此,对于B公司而言,其已经知晓权利人对其的指控,并且也一直认为其行为不构成侵权;此外,本案中的刑事案件经过立案侦查、审查起诉及审判阶段足足经过了二年多的时间,那也就是说,从B公司知悉其被权利人指控后,有长达二年多的时间,处于不稳定状态,也正是这种不确定状态,导致了B公司的研发及生产、销售受到了巨大的打击,给B公司造成了严重的损失。为此,对于无权参与案件,无法进行抗辩的B公司应当赋予其在公诉机关提起相关的公诉时,就有权向法院提起不侵害A公司商业秘密的确认之诉,以保障其合法权益。

     

    结语:当越来越多的人开始关注、研究保护商业秘密时,商业秘密保护的法律体系中的明显漏洞也逐渐浮出水面。而这些制度漏洞的存在,可能会导致商业秘密保护矫枉过正的情况,即权利人打着商业秘密保护的旗号,滥用权利人的权利,以实现打击竞争对手,不正当垄断市场的目的。为此,为了平衡社会公共利益、保护合法权利的稳定性,特撰写本文,以一起所代理的商业秘密保护案件为线索,将辩护过程中所遭遇并认为不合理的制度漏洞一一展现,揭开商业秘密保护的面纱。将商业秘密保护制度中关于商业秘密认定、管辖、鉴定、损失确认等方面问题明确并有针对性地提出构建商业秘密认定的复核程序、引入不方便法院的排除原则、明确当事人鉴定参与权及重新鉴定强制启动程序、确立不侵权确认之诉等完善建议,构建更为公平、合理的商业秘密保护体系。

注释:

 特注:由中共中央马克思恩格斯列宁斯大林着作编译局编译出版,见《马克思恩格斯全集》第17卷第258页。

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 杨巧玲:《商业秘密的保护方法研究》,复旦大学硕士学位论文,20114月。

王睿:《侵犯商业秘密刑事诉讼若干问题研究》,华东政法学院硕士学位论文,200510月。

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 朱妙春、王小兵:《确定不侵犯商业秘密纠纷案件的受理和管辖》,中国发明与专利,2008年第9期,第70页。

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 引自一审:(2008)金中民三初字第165号,二审:(2009)浙知终字第2号。

 高毅龙:《侵权警告的利害关系人提起确认不侵权诉讼的条件》,案例参考,200916期。

 周平:《浅析知识产权确认不侵权诉讼的受理条件》,发明与创新,2008年第12期,第37页。

作者:徐 芳 | 来源:浙江天赞律师事务所 浏览次数:5381
  
 
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